专利新创性比对方式的再思考

　　在专利授权、确权过程中，新颖性和创新性的比对是一个老问题，好像很难谈出新花样。然而，司法实践中，对于比对方式的理解，仍然存在诸多偏差。比如，容易考虑对比文件中相对应技术特征其他技术效果;或是对涉案专利的技术特征过度解释，也未能正确理解技术问题的作用，导致法律适用存在一些错误。

　　在此，笔者将上述一些新思考分享出来，以纠正这些错误的认识。

　　相对应技术特征的其他技术效果

　　在专利授权、确权的过程当中，新颖性和创新性的对比是老生常谈的问题。经常有权利人认为，在专利无效审查中，需要从整体上比较涉案专利与对比文件的区别，将涉案专利技术方案与对比文件技术方案进行对比，并且要对涉案专利和对比文件的技术效果进行分析，进而得出无效或相反的结论。但实际上，在进行新创性比对时，只需要考虑对比文件中是否公开了权利要求中的技术特征，至于对比文件中是否还存在其他的技术特征，以及对比文件中相对应的技术特征是否还存在其他的功能和效果，不必予以考虑。

　　比如，在李世煌专利无效一案中，原告李世煌指出“对比文件1的高音部分由发声孔18输出，其共振腔的设计达到‘低频回放效果好，增强声音质感’”，随后，其又指出：“由于涉案专利权利要求1的技术特征有‘所述音盆依次通过加载腔、扁平号筒和释音口构成的完整气流通路与自由空间连通’，因此，‘声音的输出仅有释音孔，位于加载腔的横向，在扬声器音盆轴向上未有声音输出，而且从频响曲线上反映具有明显的增益，用于改善高音’”。

　　实际上，在进行新创性比对的时候，只需要考虑对比文件中是否公开了加载腔的技术效果，而共振腔的设计、改善高音的技术效果，均是不需要考虑的技术特征。

　　在比对中，上述原则，即不考虑是否还存在其他的技术特征，以及不考虑对比文件中相应的技术特征是否还存在其他的功能和效果的原则，与等同侵权比对的原理也是一致的。

　　比如，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》48条就规定：“被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所达到的技术效果基本相当。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他技术效果的，不予考虑。”

　　技术特征的有效解释

　　在专利授权、确权的过程中，还经常存在这样一种现象：权利人对自己的权利要求经常过度解释，意在通过缩小保护范围，从而获得新颖性和创造性。

　　禁止反悔原则为这一现象提供了一种解决思路。禁止反悔是指，专利权人如果在专利审批(包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、诉讼、再审程序)过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩(如限制性的修改或解释)，则在专利侵权诉讼阶段，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。该原则限制专利保护范围不合理扩张，其实质在于防止专利权人采取“出尔反尔”的伎俩，先在专利授权阶段对保护范围进行限制，后又在侵权诉讼时“过河拆桥”，企图恢复保护范围，从而两头得利。

　　然而，禁止反悔原则仅能解决专利侵权过程产生的问题，对于专利授权、确权过程中产生的类似问题，就无能为力。此时，势必要限制权利人的随意解释，避免其谋求不当利益。

　　当前，司法实践对权利要求的解释，采用了“语境论”的方式：即应当首先结合权利要求书、说明书、附图等内部证据，必要的时候也应当结合所属技术领域的教科书、技术词典等外部证据，对权利要求作出合理的解释。[1]

　　正如，在“墨盒”专利无效行政诉讼案中，最高人民法院在裁定中认为，专利权利要求的解释方法在专利授权确权程序与专利民事侵权程序中既有根本的一致性，又在特殊场合下体现出一定的差异性，其差异突出体现在当事人意见陈述的作用上;在专利授权确权程序中，申请人在审查档案中的意见陈述原则上只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，而不是决定性依据。[2]

　　也就是说，在无效程序中，对权利要求不能随意进行解释，必须遵循一定的解释顺位关系，权利人的解释不能成为司法机关裁判的依据。尽管近期美国司法实践放弃了“最宽解释原则”，但对权利要求的解释，仍然是建立在专利权人不得随意解释，并且遵循解释顺位的前提之下进行的。

　　技术问题在比对中的影响

　　专利法的目的绝不是对任何细微的进步或任何思想的轻微进步都授予专利权。[3]因此，所有对于新颖性、创造性的思考都是围绕解决技术问题来展开的，解决技术问题因此也成了判断新颖性和创造性的逻辑起点。

　　如前所述，权利要求中技术特征的解释要以说明书为依据。说明书对技术问题的记载，是理解技术特征是否还存在某种限定的重要因素。也就是说，说明书已记载了所要解决的技术问题。在这种情况下，即使权利要求书未对技术特征进行限定，也可以对通过说明书中记载的技术问题进行限定解释。

　　问题在于，如果说明书中没有就解决的技术问题进行记载，应如何理解?

　　在创造性判断所遵循的“三步测试法”中，为在审查中客观分析并确定发明实际解决的技术问题，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上来说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。[4]

　　基于此，就会产生两种情况：一是存在假区别技术特征。也就是说，即使存在相应的区别技术特征，但该区别技术特征并不解决技术问题，就不会使权利要求具备新颖性或创造性。

　　比如，在东莞汇美制罐公司与国家知识产权局复审委员会等发明专利无效行政纠纷案中，权利人将卷边描述为具备90度的技术特征，而实际上根据其他技术特征的描述，此处卷边必然为90度。因此，该90度的描述实际上并未产生对权利要求的进一步限定。此种情况下，涉案专利并不能因为90度的描述而具备新颖性。

　　二是由于说明书中不以记载技术问题为强制要求，因此，即使说明书未记载该技术问题，如果存在区别技术特征，也不影响创造性的比对。此时，若存在实际解决的技术问题，已为对比文件相对应的技术特征所公开，则不具有创造性。反之，则具有创造性。

　　专利新创性比对方式，不是简单地法条适用，而要结合背后法理依据，通过技术问题的理解、对比文件技术特征的分析、权利要求的解释等一系列方法，才能掌握新创性比对的正确“钥匙”。

　　注释：

　　[1]刘庆辉：《专利授权程序中的权利要求解释》，载微信公众号《知产力》2017年7月1日。

　　[2] 再审申请人精工爱普生与被申请人专利复审委员会等发明专利权无效行政纠纷案，(2010)知行字第53-1号行政裁定书。

　　[3]石必胜：专利创造性判断研究，知识产权出版社，2012年版，第121页。

　　[4]参见《审查指南》第二部分第3章第3.2.1.1节。

　　

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