在美国如何有效地利用优先权？

有意在美国取得专利保护的中国企业，需要注意中美两国对专利优先权认定的差异，才能获得预期的保护效果。我们必须了解美国专利法对优先权的认定，并调整申请策略，这才是真正的应对之策。

优先权是专利申请程序中重要的一环，这主要是因为它可以限制专利审查员对专利申请的检索时间范围。也就是说，有了优先权就能将有效的专利申请日期提前，这样就会增加获得专利授权的机会。

一、中美优先权的差异

巴黎公约(Paris Convention)规定的优先权是1年。这意味着所有中国的专利申请案件，在申请后1年之内，均可以在美国申请专利保护，并且享有在中国的专利申请日期。

然而，依照专利合作条约(PCT，Patent Cooperation Treaty)，专利优先权则可以长达32个月之久，也就是说所有在中国申请的专利申请案件，在PCT的时段内可以在美国申请，并且享有在中国的专利申请日期。为此，目前中国的企业多希望用PCT来保障自己专利的优先权。

的确，PCT对优先权的认定与操作，有类似中国专利法的地方。依照PCT的规定，申请人可以列举一个或是数个申请案作为提出优先权请求的依据。我们常常可以看到一个PCT申请案的优先权声明表上列举三四个中国专利的申请案序号。

也因此，使得许多中国发明人和专业人士产生了一个误解，以为这就是全世界通用的优先权制度了。其实不然，在中国专利法中，对优先权是这样处理的：在一个专利申请案提交之后， 申请人可以再补充说明书中不足的部分，只不过根据说明书补充部分所提出的权利要求，将不享有初始提交日期的优先权。因此从国外到中国的专利申请案，其优先权费用是以每个权利要求来计算和收费的。根据补充说明书部分的技术元素所撰写的权利要求因为不享有优先权， 自然也就无需交费了。

值得注意的是，美国专利法对优先权的认定与此不同。美国优先权不针对每一项权利要求， 而是针对整个申请案的认定。首先， 美国专利的申请费，并不收取优先权费，这一差异或许使得许多中国的专利代理人反而忽视了中美两国在优先权认定方面的巨大差异。在美国专利申请提交时，声明(Declaration)中如果注明要求优先权，并且提交优先权证明，那么整个申请案就享有优先权。也就是说，美国的专利审查员在检索时，对所有的权利要求都以具有优先权的方式处理。表面上看，这好像对中国企业有利，因为有些不应享有优先权的权利要求，也因此享有了优先权，从而大大提高了授权的可能性。

其实不然，因为 这些不应具有优先权的权利要求，已经为专利的有效性埋下了隐忧。更糟糕的是，申请人有可能在申请PCT之后，继续补充和修改说明书，并以最后修改的版本为准在美国提出申请案。

所以，有意在美国取得专利保护的中国企业，需要注意中美两国对优先权认定差异，才能获得预期的保护效果。比较好的策略是，在中国提交申请后，不再补充说明书中不足的部分，等到在美国提交之后， 再将原先想要补充的部分加上原申请案的说明书，另外以 "部分连续申请案" (Continuation In Part) 的方式再提出一个申请案。

如果母案是根据巴黎公约取得优先权，那么这个部分连续申请案就享有和母案同样的申请日期，也就是在美国第一次提出申请的日期再往前推至国外的优先权日，通常也就是在中国的初始提交日期。如果母案是根据PCT取得优先权，这个部分连续申请案在母案仍然待审的条件下就享有和母案同样的申请日期，也就是在美国第一次提出申请的日期。

这样一来，也就明确指出了申请案中哪一部分享有中国的有效申请日期，哪一部分仅仅享有在美国的优先日期。此外，尤其重要的是，必须把两个具有不同有效申请日期的说明书明确区别开来，再供美国律师撰写权利要求。

这样， 才能确保权利要求的有效性。否则，美国律师以为所有的说明书内容都具有同样的有效申请日期，撰写权利要求时，有可能一个权利要求包含了具有不同有效日期的多个技术元素，这将导致日后权利要求的无效。

二、不要心存侥幸

或许，有人会侥幸地认为，既然PCT的优先权文件中的说明书，与在中国已申请的说明书是一致的，那么有效申请日期的确认应该是毋庸置疑的，无需担心以后的专利有效性。

这种看法或许有一定的道理，但必须指出，美国的专利律师多半对美国以外的专利法不甚了解，在规模较大的律师事务所，PCT申请案是由特定的部门处理的，大多数的律师不接触PCT申请案。我也是在北京执业后，因为有发明人希望以一份在 PCT申请过后又加以修改的说明书在美国提出申请，才注意到两国对优先权认定的差异。再者，PCT虽然承认一个或数个申请案的优先权，但是，对优先权的认定仍然以不和巴黎公约及每一个授权国家的专利法冲突为前提的。这个在PCT Article 8 Claiming Priority 中有明确的规定，如果权利要求中出现新事项(New Matter)，后果自负。

归根结底，优先权的目的是紧缩审查员的检索时间范围，排除可用的对比文件，以取得专利授权。可是，如果有一个很好的对比文件，仅仅是因为对有效申请日期的不正确认定而在早期审查时被排除，以我对美国专利侵权诉讼的了解，中美专利制度对优先权认定的差异必将在诉讼过程中暴露出来，如此一来，被排除的对比文件也终将浮现台面，侵权诉讼专利中的各项权利要求的有效性势必被置于显微镜下，接受极其严格的审视。这正是为什么一个尽责的专利律师会让好的对比文件尽早浮出台面的原因

为什么越早越好呢?这样可以降低专利所有权人的成本。因为在实审期间，可以以修改权利要求来回避好的对比文件，比较在侵权诉讼中的花费要低廉多了。其次，想掩埋一个好的对比文件，是自欺欺人，其实并不现实。好的对比文件的浮现只是时间早晚而已。所以，我们必须了解美国专利法对优先权的认定，并调整申请策略，这才是真正的应对之策。

其实中国的企业多半无需通过PCT来延长对优先权的权利。因为以巴黎公约一年的优先权时效，足够在世界上的主要市场提交专利申请了。如果专利说明书中有需要增加补充的部分，也可以以连续申请案的方式来处理。这样，既可以节省大量的PCT申请费用，同时也可以避免因为在优先权认定上的差异所引起的对专利有效性的不确定感。

最重要的是，PCT并不是中国专利走向国际的必经之道，也不是什么国际专利，仅仅是延长了优先权的保护时效而已。如果一个企业的营销不及全世界，或是不打算在世界各个国家寻求专利保护，而只需在少数几个主要市场，例如美国、日本及欧盟等国家取得保护，那么一年的时间就应该足够了。

优先权的认定只是中美专利制度差异中的一项而已。两国制度体系中有许多不同点有待专业人士的努力来发掘并提出整合策略，以保障中国企业在美国市场的利益。

在中国积极努力与国际接轨的今天，一般人乃至知识产权的专业人士大概都很难理解，为什么美国专利制度却尽量地不和国际接轨。这个问题牵涉到美国市场的开放和对高新技术保护的一些独特性。

在经济全球化的趋势下，没有国家能够固步自封或是以闭关锁国的方式来保护本国工业，更是无法独立于国际社会之外。在积极地参与国际组织并签署国际条约的前提下，美国明智地以独特的专利制度来保障其国内的市场和高新科技的领先地位。所以说，我们必须多了解美国专利制度的独特性，并且以有效的策略来弥补其间的差异，这是中国企业在美国取得专利保护、进取美国市场的第一步，当然也是首当其冲，必须做到的一步。

三、美国专利的保护

案例：我们受美国客户的委托开发了一个新产品，并经该客户推向了美国市场，现在该客户在未通知我们的情况下将此产品在美国申请了专利，现在我们单独在美国销售该产品，该客户要我们交专利费。请问我们该怎样应对这件事?

回答：巴黎公约(Paris Convention)规定的优先权是1年。这意味着所有中国的专利申请案件，在申请后1年之内，均可以在美国申请专利保护，并且享有在中国的专利申请日期。然而，依照专利合作条约(PCT)，优先权则可以长达32个月之久，也就是说所有在中国申请的专利申请案件，在PCT的时段内可以在美国申请，并且享有在中国的专利申请日期。为此，您的企业可以尝试用PCT来保障自己专利的优先权。

 

 

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